关于《商标法》第五十条的实践与思考

关于《商标法》第五十条的实践与思考

     《中华人民共和国商标法》第五十条规定，注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，自撤销、宣告无效或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。

   审查实践中，国家知识产权局（以下简称“国知局”）在商标注册申请的审查中会依据实际情况引用此条款对相关商标申请进行驳回。然而，笔者发现一些商标申请人甚至是代理人对此条款并不十分了解，甚至感到陌生。

    事实上，该条款内容从1983年《商标法》开始施行起，一直被包含在商标法的法律条文中。1983年《商标法》第三十二条、1993年《商标法》第三十二条及2001年施行的《商标法》第四十六条的内容完全一样：“注册商标被撤销的或者期满不再续展的，自撤销或者注销之日起一年内，商标局对与该商标相同或者近似的商标注册申请，不予核准。”

      2014年5月1日起施行的《商标法》对此条进行了修改，增加了“注册商标被宣告无效后一年内同类商标注册申请不予核准”的规定。而2019年《商标法》完整保留了此前《商标法》的第五十条的相关规定。

     对于第五十条的学习和理解，首先需要先了解其立法目的。而根据《商标审查及审理标准》，第五十条的立法目的是：注册商标被撤销、被宣告无效或者期满不再续展的，如果不设置一定时间的隔离期限就核准新的相同或近似商标注册，有可能出现这样一种情况：原注册人被撤销的、被宣告无效或者期满不再续展商标的商品或服务还未退出市场，新商标注册人的商品或服务却已投入市场，市场上出现两家企业生产的带有相同或者近似商标的商品，造成消费者混淆。为避免这种情况的发生，有必要适用第五十条。

     《商标审查及审理标准》关于第五十条的适用规定：做出审查决定时，在先相同或近似的注册商标被撤销（因连续三年不使用而被撤销的除外）、被宣告无效或者期满不再续展，从撤销公告之日、宣告无效复审期过后或者商标专用权届满之日起未满一年，应适用第五十条，予以引证。

    实践中，一些当事人会对于第五十条规定的适用情形以及一年过渡期的起算点比较困惑。笔者现结合代理实践，就这些问题试做如下分析：

一、适用情形

  根据《商标法》及《商标审查及审理标准》第五十条适用的在先相同或近似的注册商标需满足以下两个条件：1）被撤销、被宣告无效或期满不再续展的，以及2）未满一年。

       对于被宣告无效或期满不再续展的情况比较容易判断。对于被撤销的，其情形可分为依职权撤销和依申请撤销。根据我国《商标法》第四十九条，主要情形有：

    一、商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标（笔者注：依职权撤销）。

    二、注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的，任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标（笔者注：依申请撤销）。

      而根据《商标审查及审理标准》，因没有正当理由连续三年不使用而被撤销的注册商标具有特殊性，由于原注册人已连续三年没有使用该注册商标，市场也没有出现该注册商标的商品或服务，已满足第五十条“一年隔离期”的立法目的，因此等撤销复审期过后，如原注册人未提出撤销注册复审，可以不予引证。

       因此可知，第五十条所指的注册商标被撤销情形，主要指的是前述第一种情形，即“商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正；期满不改正的，由商标局撤销其注册商标”（笔者注：依职权撤销）。

       此外，根据《商标审查及审理标准》，原注册人重新提出该商标注册申请的，不适用于商标法第五十条的规定。这也可以理解为原注册人重新提出的商标申请是其在先商标的延续，即便标注其新商标的商品或服务投入市场，亦不会从而造成消费者混淆。

二、一年过渡期的起算点

   案例：申请人婉芙璐股份公司于2018年8月27日申请了指定在“1FLR”商标，指定使用在第3类商品上。国知局2019年4月12日向申请人下发《商标部分驳回通知书》，根据《商标法》第二十八条、第三十条、第五十条、《商标法实施条例》第二十一条的规定，决定驳回申请人在“护发素，洗洁精，香精油，化妆品，牙膏”部分商品上的注册申请。其中，申请商标与在类似商品上注册期满未续展，但自期满之日起未满一年的第4592056号“FLR”商标（笔者注：该商标注册有效期至2018年10月6日）近似。

      申请人于期限内提交了商标驳回复审申请。2019年11月14日，国知局经审理认定：第4592056号引证商标已期满未续展，已丧失专用权，且之本案审理时止已满一年，故不再构成申请商标初步审定的在先权利障碍。从而对申请商标在复审商品上的注册申请予以初步审定。

上述案件时间轴梳理如下

2018年8月27日

申请商标注册申请日

2018年10月7日

引证商标专用权届满日

2019年4月12日

申请商标注册被驳回日

2019年10月7日

引证商标专用权届满满一年日

2019年11月14日

国知局复审裁定做出日

      可见，对于期满不再续展的在先商标，第五十条规定的一年期的计算是从该商标专用权届满日至做出审查决定之时。

    同时，对于被宣告无效的在先商标，根据《商标法》第四十六条，法定期限届满，当事人对商标局宣告注册商标无效的决定不申请复审或者对商标评审委员会的复审决定、维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不向人民法院起诉的，商标局的决定或者商标评审委员会的复审决定、裁定生效。而《商标宣告无效公告》亦没有列明有“无效宣告的日期”，而是专门列出了决定书或裁定书的“文号”。其具体的起算点，显然应落实为五十条所表述的“宣告无效（生效）之日”。然而实践操作中，裁定送达到不同当事人所需时间不尽相同，对于不同当事人，其实际诉讼绝限日期与无效宣告裁定做出之日间的间隔时间亦有所不同，并且对于当事人何时收到裁定，国知局在当事人没有主动提供相关信息之前，也很难知悉。因此，实践中，对于被宣告无效的在先商标，第五十条规定的一年期的计算可从该在先商标《商标宣告无效公告》公告日至做出审查决定之时。

    那么，对于被撤销的在先商标，其“一年过渡期”的起点又是哪一天呢？根据《商标法》第五十五条，被撤销的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权自公告之日起终止。显然，对于被撤销的在先商标，第五十条规定的一年期的计算可从该在先商标《商标撤销公告》公告日至做出审查决定之时。

    近年来，我国市场经济的高速发展，对市场秩序和市场主体的完善产生了更高的要求，维护市场秩序的需求更加突出。如果不预先设置一定的隔离期，很可能在原商标注册人的商品或者服务尚未退出市场之时，新核准注册的相同或者近似商标的商标注册人的商品或服务就已投入市场，从而导致不同企业生产或提供的使用相同或者近似商标的商品或服务在市场上同时出现，从而造成消费者混淆。因此，五十条的相关规定既是维护正常市场秩序的需要，也是为了保护消费者合法权益。类似条款在世界其他一些国家的商标法中也有所体现，已形成一种国际惯例。

     根据现行商标法制定的期限及审查实践，商标自申请至审查的期限是八个月以内。因此，即便预先知悉他人在先商标存在，并在他人在先近似商标失效的同时提出注册申请的，申请商标被该在先商标阻挡而驳回的可能还是很大的。但同时，为了避免商标被他人抢先，可以尽早提出注册申请。按照审查时限推算，大部分基于第五十条的驳回理由都可以通过驳回复审程序进行克服。

参考文献：

1. 新《商标法》第五十条的前世和今生，中国市场监管报，温海星

2. 商标法第五十条中一年期的计算和例外，新浪博客，王浩

3. 从尴尬到威力——小议《商标法》第五十条，知产力，李笑冬